Karina Rysiukiewicz: Odpowiedzialność pośrednika za sprzedaż podróbek

16 marca 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy – Prawo własności przemysłowej. Dostosowywała ona przepisy krajowe do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z 16 grudnia 2015 r., mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych. I rozszerzyła krąg podmiotów ponoszących odpowiedzialność za naruszenie znaku towarowego na podmioty, z których usług korzystano przy naruszeniu prawa ochronnego, czyli pośredników. Pomimo nadziei na ułatwienie walki z naruszeniami i dochodzenie roszczeń przez uprawnionych zakres zastosowania tej regulacji wydaje się, pomimo upływu ponad pięciu lat, minimalny, a orzecznictwo w tym przedmiocie jest niestety na razie niezwykle ubogie.

Po co to było

W uzasadnieniu projektu nowelizacji można było przeczytać, że nowe brzmienie art. 296 ust. 3 ustawy – Prawo własności przemysłowej wynika z potrzeby dostosowania prawa polskiego do wytycznych wynikających z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 7 lipca 2016 r. w sprawie C-494/15. W orzeczeniu tym TSUE stwierdził, że art. 11 zdanie trzecie dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (tzw. dyrektywa Enforcement) należy interpretować w ten sposób, że pojęciem „pośrednik, z którego usług korzysta osoba trzecia do naruszania prawa własności intelektualnej”, objęty jest dzierżawca hal targowych poddzierżawiający usytuowane w tych halach stanowiska handlowe indywidualnym podmiotom, spośród których część wykorzystuje swe miejsce do sprzedaży towarów będących podróbkami towarów markowych.

Czytaj więcej:

Biznes

Odpowiedzialność platform pośredniczących w sprzedaży internetowej

Platformy marketplace mogą być wykorzystywane przez nieuczciwych sprzedawców, którzy naruszają prawa własności intelektualnej innych podmiotów. Jakie działania powinny podjąć, by ograniczyć możliwość przypisania im winy za takie naruszenia?

Pro

Dodatkowo, TSUE podkreślił, iż art. 11 zdanie trzecie dyrektywy Enforcement należy interpretować w ten sposób, że warunki, którym podlega nakaz w rozumieniu tego przepisu, skierowany do pośrednika świadczącego usługę dzierżawy stanowisk handlowych w halach targowych, są identyczne z warunkami odnoszącymi się do nakazów, które mogą być skierowane do pośredników na rynku elektronicznym online, określonymi przez Trybunał w wyroku z 12 lipca 2011 r. w sprawie L’Oréal i in. A zatem owe nakazy muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające, a ponadto nie mogą tworzyć ograniczeń w handlu prowadzonym zgodnie z prawem.

Ograniczony zakres

Przed wprowadzeniem w 2019 r. nowych przepisów uprawniony ze znaku towarowego mógł co do zasady wystąpić z roszczeniami związanymi z naruszeniem prawa do tego znaku jedynie przeciwko bezpośredniemu naruszycielowi, tj. podmiotowi, który w sposób bezprawny używał znaku towarowego w obrocie.

Podmioty, z których usług korzystał bezpośredni naruszyciel, mogły co prawda ponosić odpowiedzialność na zasadach ogólnych wynikających z kodeksu cywilnego, ale była ograniczona wcześniej wyłącznie do odpowiedzialności odszkodowawczej, co wymagało m.in. wykazania winy pośrednika oraz związku przyczynowo-skutkowego między jego działaniami a szkodą uprawnionego ze znaku towarowego. Dzięki nowelizacji do odpowiedzialności bezpośrednio na podstawie przepisów prawa własności przemysłowej może natomiast zostać pociągnięta osoba, którą zakwalifikujemy jako tzw. pośrednika.

Podstawowa różnica pomiędzy naruszycielem bezpośrednim oraz pośrednikiem polega na tym, iż odpowiedzialność tego pierwszego związana jest używaniem przez niego spornego znaku towarowego. Przez takie działanie rozumieć możemy jego umieszczanie na towarach lub ich opakowaniach, imporcie, eksporcie oraz składowaniu, jak również umieszczaniu tych znaków w dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu oraz posługiwaniu się znakiem w celu reklamy.

Dodatkowo, bezpośrednie naruszenie związane może być ze zjawiskiem tzw. importu równoległego, a zatem z sytuacją wprowadzania do obrotu towarów, które nie są podrobione, jednak nie trafiły dany rynek (np. EOG) za sprawą uprawnionego ze znaku lub za jego zgodą.

Pośrednik to natomiast podjęcie niedookreślone, gdyż nie zostało ono precyzyjnie zdefiniowane w przepisach. W art. 296 ust. 3 prawa własności przemysłowej wskazano, że jest to podmiot, z którego usług korzystano przy naruszeniu prawa ochronnego na znak towarowy. Rozumienie tego pojęcia może być szerokie, a katalog osób mogących zostać zakwalifikowanych jako pośrednicy pozostaje w zasadzie otwarty. Z pewnością warunkiem uznania danej usługi za „usługę, z której korzystano przy naruszeniu znaku towarowego”, powinno być w pierwszej kolejności ustalenie, że świadczeniu towarzyszy naruszenie znaku przez bezpośredniego naruszyciela.

W piśmiennictwie wskazuje się, że do kategorii pośrednika w naruszeniu znaku towarowego możemy zaliczyć przede wszystkim podmioty udostępniające przestrzeń handlową czy wystawową. Może to być zatem dzierżawca hali targowej, właściciel centrum handlowego czy też organizator targów. W teorii jako pośrednika w możemy zakwalifikować nawet kuriera dostarczającego przesyłkę z podrobionym towarem, właściciela lub dzierżawcę magazynu, w którym składowane są podrobione towary, czy też agencję reklamową świadczącą usługi reklamowe lub marketingowe na rzecz naruszyciela – choć taki zakres odpowiedzialności wydaje się dość daleko idący.

W momencie uchwalenia nowych przepisów liczono, iż to orzecznictwo sądów ostatecznie pomoże ukształtować precyzyjne rozumienie pojęcia „pośrednik”, co miało sprzyjać większej pewności prawa. Nadzieje te jak dotąd okazały się płonne.

Dodać należy, iż art. 296 ust. 3 prawa własności przemysłowej stosuje się bez uszczerbku dla art. 12–15 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Oznacza to, iż omawiana regulacja nie zmieniła zasad odpowiedzialności pośredników internetowych, których platformy bywają wykorzystywane do naruszania praw własności intelektualnej np. poprzez sprzedaż podróbek. W takiej sytuacji odpowiedzialność właściciela platformy aktualizuje się dopiero gdy pomimo uzyskania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych nie uniemożliwi niezwłocznie dostępu do tych danych. Zasady odpowiedzialności pośredników internetowych nie uległy zatem żadnej zmianie po wprowadzeniu nowych przepisów w 2019 r.

Jest szczególnie istotne, że „pośrednik” nie odpowiada za naruszenie prawa wyłącznego, ale za własne działania, polegające na świadczeniu usług, z których korzystano przy naruszeniu prawa ochronnego na znak towarowy. To znajduje potwierdzenie m.in. w orzecznictwie Sądu Okręgowego w Warszawie (zob. postanowienie z 8 czerwca 2022 r., XXII GWo 126/21).

Jeśli jednak chodzi o zakres roszczeń przysługujących od tzw. pośredników, to jest on dokładnie taki sam jak od naruszycieli bezpośrednich. Oznacza to, że uprawniony ze znaku towarowego, którego prawo zostało naruszone, jest uprawniony do żądania w szczególności:

- zaniechania naruszenia,

- wycofania z obrotu, zniszczenia lub przyznania uprawnionemu na poczet zasądzonej na jego rzecz sumy pieniężnej bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworów oraz środków i materiałów, które zostały użyte do ich wytworzenia lub oznaczenia,

- publikacji orzeczenia uwzględniającego powództwo uprawnionego,

- wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści,

- a w razie zawinionego naruszenia również zapłaty odszkodowania.

W doktrynie pojawiają się głosy, iż zakres tej odpowiedzialności jest zbyt szeroki i nakazy skierowane do pośredników powinny zostać dostosowane do odmiennego od naruszycieli bezpośrednich zakresu ich działań, tak aby uwzględnić przesłankę proporcjonalności stosowanych nakazów wynikającą z cytowanego orzecznictwa TSUE.

Z drugiej jednak strony najdalej idące roszczenie odszkodowawcze zaktualizuje się, tylko gdy uprawniony ze znaku towarowego wykaże winę podmiotu odpowiedzialnego. Ryzyko nadmiernie dotkliwych następstw działań pośredników wydaje się wobec tego ograniczone do sytuacji, gdy można rzeczywiście przypisać im winę.

Dodatkowo, rolą sądu orzekającego w sprawie jest każdorazowo rozsądne wyważenie interesów obu stron postępowania – a zatem uprawnionego ze znaku oraz podmiotu, który odpowiada za jego naruszenie – tak aby zapewnić uprawnionemu skuteczną ochronę i aby orzeczone środki były proporcjonalne do zakresu naruszenia i nie przekraczały racjonalnych granic odpowiedzialności usługodawców.