Znaki towarowe: dla jednych zyski, dla innych straty

Druga połowa 2015 r. to okres dużych zmian nie tylko w polskim prawie własności przemysłowej. 16 grudnia ub.r. została uchwalona dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (weszła w życie 12 stycznia 2016 r.) oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (większość zmian wchodzi w życie 23 marca 2016 r.).

Jakie najważniejsze zmiany wynikają z tych aktów prawnych?

Na początku warto wspomnieć o tych, które dotyczą stosowanego nazewnictwa. Od 23 marca 2016 r. to do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (dotychczasowa nazwa to Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego) będziemy zgłaszać unijny znak towarowy (a nie wspólnotowy znak towarowy). XXII Wydział Sądu Okręgowego w Warszawie – sąd ds. znaków wspólnotowych i wzorów przemysłowych przyjmie nazwę sąd w sprawach unijnych znaków towarowych.

Prostsze procedury

Nowe przepisy ułatwią rejestrację nietypowych znaków towarowych. Obowiązujący dotychczas wymóg, aby oznaczenie nadawało się do graficznego przedstawienia, w praktyce eliminował możliwość uzyskania rejestracji np. na znak zapachowy.

W świetle nowej definicji unijnym znakiem towarowym mogą być jakiekolwiek oznaczenia pod warunkiem, że umożliwiają one:

– odróżnienie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw (wymóg posiadania zdolności odróżniającej pozostał bez zmian) oraz

– przedstawienie ich w rejestrze unijnych znaków towarowych w sposób pozwalający właściwym organom i odbiorcom na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu ochrony udzielonej właścicielowi tego znaku towarowego. W jaki sposób urząd będzie oceniał, czy został spełniony wymóg jednoznaczności i określenia dokładnego przedmiotu ochrony, zdecyduje praktyka najbliższych miesięcy.

Następne dwie istotne zmiany dotyczą z jednej strony rozszerzenia katalogu uprawnień wynikających z rejestracji znaku towarowego (art. 9 rozporządzenia 207/2009), z drugiej zaś ograniczenia skutków unijnego znaku towarowego (art. 12 rozporządzenia 207/2009).

W art. 9 ust. 3 rozporządzenia 207/2009 dodano przykłady działań, które mogą być zakazane przez właściciela unijnego znaku towarowego w stosunku do późniejszego oznaczenia. Działaniami tymi są: używanie oznaczenia jako nazwy handlowej, jako nazwy przedsiębiorstwa lub jako części tych nazw oraz używanie oznaczenia w reklamie porównawczej w sposób sprzeczny z dyrektywą 2006/114/WE (określa ona warunki dopuszczalności prowadzenia reklamy porównawczej zgodnej z prawem). Zmiana ta ma charakter porządkujący. Zarówno używanie znaku jako nazwy handlowej lub nazwy przedsiębiorstwa, jak i używanie znaku w reklamie porównawczej, mogło, już przed zmianą, zostać zakwalifikowane jako naruszenie prawa z rejestracji znaku towarowego.

Istotnym rozszerzeniem uprawnień właściciela znaku towarowego jest możliwość zakazania dokonywania czynności przygotowawczych w związku z użyciem opakowania lub innych środków (np. etykiet, metek, zabezpieczeń itd.). W szczególności, przy spełnieniu określonych warunków można zakazać oferowania, wprowadzania do obrotu, magazynowania w tych celach lub też przywozu lub wywozu opakowań, etykietek, metek, zabezpieczeń, elementów lub urządzeń służących weryfikacji autentyczności lub wszelkich innych środków, na których znak jest używany. Zmiana ta umożliwi właścicielom znaków towarowych szybsze reagowanie na naruszenie ich praw, jeszcze przed wprowadzeniem samego towaru do obrotu.

Rozszerzając uprawnienia właściciela znaku towarowego, rozbudowano jednocześnie regulację dotyczącą dozwolonego użytku cudzego znaku. Uogólniono art. 12 ust. 1 b) rozporządzenia 207/2009, wskazując, że nie można zakazać używania oznaczeń lub określeń, które nie mają odróżniającego charakteru lub które dotyczą rodzaju, jakości, ilości, zamierzonego przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego, daty produkcji towarów lub świadczenia usług lub innych właściwości towarów lub usług.

Czym w praktyce będą oznaczenia, które nie mają odróżniającego charakteru? To pewnie, w razie sporu, rozstrzygnie sąd. Wspomniane wcześniej określenie jest bowiem zbiorem dość ogólnym i pojemnym.

Wątpliwości dotyczące zgłoszeń

Swoje brzmienie zmienił również art. 12 ust. 1 c) rozporządzenia 207/2009. Zgodnie z nim nie można zakazać używania unijnego znaku towarowego do celów wskazania lub odniesienia się do towarów lub usług jako towarów lub usług właściciela danego znaku towarowego, w szczególności w przypadku gdy użycie tego znaku towarowego jest niezbędne do wskazania przeznaczenia towarów lub usług, zwłaszcza jako akcesoriów lub części zamiennych. Wydaje się, że przepis ten ułatwi informacyjne użycie cudzego znaku towarowego (np. w celu wskazania posiadania w swojej ofercie towarów określonego podmiotu lub świadczenia usług na rzecz określonych podmiotów).

Istotna zmiana dotyczy znaczenia klasyfikacji znaku towarowego i związanej z tym interpretacji zakresu ochrony znaków towarowych. Aby właściwie zobrazować znaczenie tej zmiany, należy cofnąć się do 19 czerwca 2012 r., to jest do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie IP Translator. Zgodnie z ustaleniami poczynionymi w tym wyroku ochrona znaku towarowego rozciąga się na towary i usługi wyraźnie objęte dosłownym brzmieniem znaczenia danego określenia lub terminu klasyfikacji nicejskiej. Wyrok w sprawie IP Translator zmienił zatem dotychczasowe, przeważające podejście, zgodnie z którym jeśli intencją zgłaszającego było uzyskanie ochrony na wszystkie towary lub usługi, jakie mieszczą się w danej klasie, to posługiwano się tzw. nagłówkami danych klas – pojęciami o pewnym stopniu ogólności (np. wyroby z papieru, materiały biurowe).

Wobec przyjęcia nowego sposobu interpretacji wykazu towarów i usług powstało pytanie, jak traktować znaki zgłoszone przed czerwcem 2012 na tzw. nagłówki klas i jaką interpretację zastosować odnośnie do zakresu ich ochrony.

Wątpliwości w tym zakresie rozstrzygnęło znowelizowane rozporządzenie 207/2009. W świetle tej regulacji użycie ogólnych terminów, w tym ogólnych określeń nagłówków klas klasyfikacji nicejskiej, interpretuje się jako obejmujące wszystkie towary lub usługi wyraźnie objęte dosłownym znaczeniem danego określenia lub terminu. Użycia tych terminów lub określeń nie można interpretować jako zastrzeżenia towarów lub usług, które nie są objęte dosłownym znaczeniem danego terminu lub określenia.

Natomiast dla właścicieli znaków wspólnotowych zgłoszonych przed 22 czerwca 2012 r., które zostały zarejestrowane w odniesieniu do całego nagłówka danej klasy według klasyfikacji nicejskiej, przewidziano szczególne rozwiązanie.